Não cabe a adoção de critérios para indenização estabelecidos pela Lei de Direitos Autorais nos casos de violação de direito marcário – como falsificação e cópia de produtos. A decisão é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e foi proferida nesta quinta-feira (03/8), por unanimidade.

No caso, um grupo de costureiras que confeccionou camisetas não oficiais do Santos, Corinthians, Palmeiras e Vasco terá que indenizar cada um dos times em R$ 5 mil por danos morais. A multa é consequência da comercialização dos produtos feitos por elas, que exibiam os emblemas e nomes dos times como se fossem originais.

Apesar da decisão favorável à reparação das entidades desportivas, o colegiado rejeitou a tese sustentada pelos clubes. É que, para eles, o valor devido pela confecção a título de reparação por danos materiais, ainda que decorrente de violação a direito tutelado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), deveria ser calculado com base no critério estabelecido pelo art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998).

De acordo com os times, a analogia entre a Lei de Propriedade Industrial e a Lei de Direitos Autorais deveria ser aplicada já que, uma vez comprovado o comércio de produtos contrafeitos, o sistema legal vigente determina o dever de indenizar mediante o critério mais favorável ao prejudicado – não podendo restringir-se à quantidade de produtos apreendidos nos estabelecimentos da recorrida.

Assim, pediam a adoção do critério estabelecido pelo parágrafo único do artigo 103 da Lei 9.610/1998, que prevê o pagamento do valor equivalente a três mil exemplares, tomando por base de cálculo o valor do produto original.

O que diz o artigo 103: “Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos”.


Sem analogia

A 3ª Turma, seguindo voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, reforçou que a existência de previsão específica na Lei de Propriedade Industrial sobre os critérios a serem adotados para reparação por danos decorrentes de violação a direito marcário é condição suficiente para afastar a necessidade do uso da analogia.

A ministra lembrou que o ilícito cometido pela confecção de médio porte é disciplinado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), diploma legal específico que rege as relações envolvendo registros de marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais e que objetiva coibir, sobretudo, a concorrência desleal.

“A própria Lei de Propriedade Industrial fornece os critérios a serem adotados para quantificação dos danos decorrentes de violações perpetradas aos direitos por ela assegurados, o que afasta a viabilidade de adoção de parâmetros diversos daqueles previamente fixados em seu artigo 210”, afirmou a relatora do recurso especial 1.674.370/SP.

Para ela, o que se constata no caso é que, além da existência de previsão específica na Lei 9.279/1996 sobre os critérios a serem adotados para a reparação de danos patrimoniais decorrentes de violação a direito marcário, não se verifica a “existência de semelhança relevante entre o substrato fático sobre o qual deve incidir a regra do dispositivo precitado e a hipótese dos autos”.

Ao analisar sobre a configuração dos danos extrapatrimoniais, Andrighi lembrou que para o STJ é cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, os quais decorrem de ofensa à sua imagem, identidade e credibilidade.

Para a fixação do valor de R$ 5 mil devido pelas costureiras a cada um dos times de futebol, a ministra levou em conta, de um lado, o porte econômico das partes envolvidas, assim como a credibilidade e o alcance das marcas objeto de falsificação e a quantidade de material apreendido: 19 unidades.

Fonte: https://www.jota.info/justica/lei-de-direitos-autorais-nao-vale-para-violacao-de-marca-08082017, escrito por Mariana Muniz